专利代理实务2014年真题错误点整理

一、针对一通理由撰写咨询意见

1.大思路：

1.1判断一通理由是否成立

①对比文件的核实：

判断是现有技术，还是只可用于评价新颖性。

②其他实质问题：

细则第20条第2款规定，独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

目前本发明专利申请的权利要求一，不符合细则，第20条第2款，原因如下……

③新颖性和创造性问题：

在权利要求1中补入必要技术特征“紫外灯”，虽然能够解决权1不符合细则20.2二的问题，但权1还会存在不具备专利法第22条第2款规定的新颖性的问题。

专利法22.2规定，新颖性，……

新颖性评判：

首先，罗列一下对比文件1的技术方案；

然后，套话：由此可见，对比文件1公开了权利要求1所要求保护的技术方案的全部技术特征，且两者的技术领域、技术方案、解决的技术问题和取得的技术效果相同，因此……

1.2给出修改建议（如上）

总之，先说其他实质问题，但最后都要落脚到，即使其他实质问题修改完成后，是否具有新颖性和创造性。

2.不同意审查员意见时的表述方式

2.1引题

审查员认为权2不具备创造性，这一结论值得商榷，我们可以与审查员做进一步的沟通解释，原因如下：

2.2审查员的思路

2.3我的思路

我们可以在答复审查意见通知书的意见陈述中强调，对比文件3的锥形网，与本申请的……，明显不同。采用本申请的……，除了具有相同的增大面积外，还起到降低噪音的作用，既起到的作用不相同，这些不同使得权2具备突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

争取能够说服审查员接受上述意见。

2.4可能的结果

但审查员可能会坚持认为该锥形网也是朝向进风口突起，其与具有向下突起曲面的活性炭过滤网相比，属于简单变形，在第三种起的作用同样是增大过滤面积，并因此认为权2不具备突出的实质性特点和显著进步。

综上，关于权2的创造性问题，可以与审查员进一步争辩交流，但要做好审查员不接受时的后续修改准备。

3.疾病治疗和诊断方法，不授予专利权

权利要求5要求保护一种，利用光催化空气净化器治疗呼吸道疾病的方法。是以有生命的人体为直接实施对象，属于疾病治疗和诊断的方法，属于专利法不授予专利权的客体。

4.上位概括的思路

有三种情况可以上位概括：

①给了足够多实施例，有共性

②暗示还有其他实施方式

③可以预测，除了交底书中给出的实施方式之外，还存在其他等同替代或明显变形的方式

否则如果强行概括，会得不到说明书的支持。

5.权利要求的确定

5.1独立权利要求

独权的技术特征未必越少越好，注意不能遗漏必要技术特征。

如，

1.……，其特征在于，还设有消声结构。

少了消声结构的材料和位置。得不到说明书支持。

其中消声结构的材料出现在段落后半段，因此要对每一个技术特征做仔细甄别，不能凭直觉，简单地看出现次序的前后。

如，

“过滤网”是必要技术特征，但“第一过滤网”和“第二过滤网”就不是。

5.2从属权利要求

尺寸、安装位置可作为下位从权。

具体的材料一般不单独做从权保护。

注意：写完一个权利要求之后，要回头看看，确认是否有可以进一步下位的技术特征。