【CC Studio】再读“新百伦”案的一些启示

笔者在整理利用碎片时间收藏的相关文章和转载时，意外发现一篇2014年收藏的一篇由黄浦法院法官就新平衡运动鞋公司诉泉州市纽班伦体育用品有限公司关于知名商品特有名称不正当竞争案件的评述。于是将2016年初引起热议的“新百伦”二审判决书（周乐伦诉新百伦贸易（中国）有限公司等侵犯注册商标专用权纠纷）重新研读。不得不说，虽然周乐伦难以完全摆脱关于“抢注”等投机的议论，但新百伦公司自身的失策，也切实给了周乐伦通过反向侵权坐实新百伦公司侵权的机会，并炮制出了曾经轰动一时的9800万赔偿（一审）。

一、权利主体分散，变相增加了自身一方的举证责任

除了本案中作为被告的新百伦公司之外，新百伦集团曾在中国大陆用新平衡运动鞋公司申请商标、提起侵权诉讼，而在诉讼中还提及了新百伦运动用品（深圳）有限公司，更遑论各个境外股东。而这一权利主体分散的状况，最终导致无法提供充分的证据证明其对商标、字号等的使用系一脉相承，从而无法对其主张的合理使用等抗辩意见提供支持。

境外公司在中国境内面对此类情况并不鲜见，出于投资、控制、分销等不同的目的，境外公司在中国境内开展业务往往设立多个子公司，这些子公司与多个境外公司一起形成公司集团（例如按照地区设置地区总部等等），但对于商标使用所带来的商誉积累却因此也随之分散，这并不利于在商标或者竞争案件的诉讼中进行举证。同时，如本案中原本关联的公司可能因为集团内部过于分散的投资路径，而无法直接认定关联关系。

无论境内外公司，当对外投资增多或者关联公司数量众多时，一般还是建议选择统一的一个主体持有相应的知识产权，并统一对集团内公司或外部公司进行授权，

二、对于注册商标、商品名称、企业字号等的使用混乱

商业标识在中国大陆法律体系下通过注册商标、未注册商标、知名商品特有名称、企业字号，甚至著作权和外观设计专利等进行综合保护。但保护的方式、程度、法律依据等都并不相同。在诉讼中，这些不同保护层次、保护力度的多层次权利往往被用作主张权利或者抗辩的基础。

著名的“索爱”案告诉我们，任何对于商业标识的使用、宣告甚至意思表示都可能影响这些商业标识在法律上的权利大小或范围。新平衡公司在2010年的侵权诉讼中就曾被认定其产品旧名“纽巴伦”因其自身已停止使用从而被认定并不值得被作为知名商品特有名称进行保护。从本案判决书可以看到，新百伦公司的注册商标（N及图、New Balance）、商品中文名称（纽巴伦、新百伦）以及企业字号（新百伦、新平衡）三者是不同的，虽然其主张应将所有关于新百伦的使用都关联起来，从而尽可能提前其对“新百伦”的使用时间以对抗周乐伦“新百伦”的申请注册时间，但并未得到法院的支持。

三、对于商标的翻译缺乏规划

从“爱马仕”案开始，外文商标与其中文翻译所产生的纠纷逐渐受到重视和热议。对于任何一个外文商标权利人来说，一个信达雅的中文翻译都必然是其所追求的。但汉字的博大精深使得在外文商标权利人自己的翻译之外总有更好的翻译存在。但如本案中新百伦公司对于其New Balance商标的翻译般缺乏规划则并不可取。新百伦公司使用过的商标翻译名称有意译的“新平衡”（作为字号）、音译的“纽巴伦”以及最后使用并导致本案的音意结合的“新百伦”。这也导致在周乐伦提供了相对持续稳定的使用其“百伦”、“新百伦”商标的证据的情况下，无法认定新百伦公司有在先使用或在先权利。

从商标使用和商誉积累的角度来说，笔者还是建议权利人对于商标的翻译能够尽可能从一而终。而这也需要权利人公司各部门之间有统一的口径，毕竟从目前的实践来看，外商投资时需要对字号进行翻译，外国公司申请商标时也需要对自己的公司名称进行翻译，公司对外为宣传之便会有一个统一对外的翻译，进出口产品在过关报检时也会有翻译的需要，等等情况下，很容易出现翻译缺乏规划、自身使用就不统一的情况。曾经央视下令要求不得使用外文名称或外文缩写（例如WTO需播报成世界贸易组织，NBA需播报成美职篮等），不排除未来还会有其他需要对外文商标确定中文名称的情况。权利人在可能的情况下，还是尽早将确定的中文翻译也申请商标以避免任何可能的抢注为宜。

四、案件中赔偿金额的计算——己方利润

本案中，最让人吃惊的是一审中就取得了新百伦公司的经营利润的确切数字，这在知识产权侵权诉讼中绝不多见。或许是对自身胜诉的自信，也或许是在证明己方因使用而具有知名度或在先权利与自曝利润数字之间的博弈，但从结果来说，有所失算，一审过高的判赔金额使得二审即使调整金额也有充分的空间。

知识产权侵权赔偿金额的计算的三种方式大家一定并不陌生，但绝大多数的案件最终都走向了法定赔偿，原因就在于无论是侵权方获利还是被侵权方损失都很难界定，侵权本身对于获利以及损失的贡献度也很确定，算法本身也还需要说服法院，难度可想而知。谨慎起见，作为被告，仍应秉持“少说少错不说不错”的方针。

五、案件中赔偿金额的计算——对方消极行权

本案中周乐伦明确主张的新百伦公司的侵权期间为2011年7月至2014年2月。但其“百伦”商标注册于1996年，“新百伦”商标注册于2004年，新百伦公司产品则于2004年开始使用“新百伦”作为产品中文名称（此处2010年新平衡公司案件与本案存在出入，不知为何新百伦公司没有使用当时的判决书作为证据证明其使用时间早于“新百伦”的注册时间）。在周乐伦起诉之前，其未向新百伦公司提示其侵权行为（囿于信息来源网络，笔者未见本案全貌），而作为同行业的知名品牌，周乐伦对于如此侵权行为的存在显为明知或应知。但其消极行权行为以及新百伦公司的积极推广、扩张，使得新百伦公司的新百伦运动鞋产品具有了极高的知名度，因此笔者认为周乐伦本身消极行权应当作为判赔金额确定的考量因素之一，对因其自身消极行权导致的损失扩大不予支持或酌情扣减，而法院认为新百伦公司因商标行政程序明知或应知自己将侵犯周乐伦商标专用权有所不妥，毕竟行政程序主考效率优先兼顾公平，而民事诉讼的标准与行政程序审查商标是否近似并不完全相同。

近年来，商标领域大案、热案层出不穷，这是国人商标意识增强的明证，也是考验目前商标法律体系的良机。而作为商业标识的拥有者，在个案中摸索权利边界和司法实践的尺度，规范自身使用行为并积极维护自身权益，也都是对于商标体系促进的有益之举。