“特征对比法”在创造性OA答复中的应用

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发明专利申请进入实质审查程序后，审查员在审查意见通知书中，通常给出如下三种结论性意见：

一是只提出申请文件中的形式错误，假如申请人遵循审查员的意见或建议做出修改后，可望授权；

二是经过检索，引用对比文件，对专利申请文件的新颖性或者创造性提出质疑，要求申请人陈述该专利申请可以授权的理由，否则将不能授予专利权；

三是审查员认为专利申请中没有可以被授予专利权的实质内容，假如申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分，该申请将被驳回。

对于上述第三种审查意见，代理人认为是最难答复的，也是最难克服的，然而从笔者多年的执业经验来看这种审查意见其实也是可以克服的。

本文笔者将根据多年的经验着重讨论针对这种类型的审查意见，如何撰写出一份逻辑严谨、并使审查员接受的意见陈述书。

一、特征对比法

“特征对比”法在专利侵权诉讼中，得到普遍的运用和认可。但其实在实审答复审查意见阶段中，也是非常适用的。

本文将以一个实际案例说明“特征对比”法在实审答复审查意见中的应用。

案例介绍

名称为“一种导电电极的制备方法及由此获得的导电电极”的中国发明专利申请，笔者在接到本申请时，已经是第二次审查意见答复阶段了，在第二次审查意见中审查员以一份对比文件结合本领域的公知常识，认为本申请的所有权利要求都不具备创造性，并给出属于上述第三种类型的结论性意见。

笔者运用“特征对比”法，将本申请的权利要求1与对比文件1披露的技术特征相对照，逐一进行对比分析，得出本申请具备创造性的结论，审查员对笔者的分析表示认可，最终授予了专利权。

运用“特征对比”法撰写意见陈述书的步骤

笔者借助于方法发明的独立权利要求的撰写格式，介绍运用“特征比较”法撰写意见陈述书的步骤：

1、开宗明义地表明申请人认为本申请的权利要求1具有创造性；
2、将本申请权利要求1的技术特征和对比文件1披露的技术特征列出，绘制对比表；
3、通过对比表，对照说明本申请的权利要求1与对比文件存在哪些区别技术特征；
4、根据区别技术特征所能达到的技术效果确定本申请实际解决的技术问题；
5、针对每个区别技术特征，将审查员相应审查意见的要点归纳列出，充分论述每个区别技术特征所带来的效果，表明其与对比文件和公知常识等的结合是不同的，现有技术是不存在技术启示的。

二、“特征对比”法在本申请的具体应用

笔者根据上述的“特征对比”法，将本申请权利要求1的技术特征和对比文件1所披露的技术特征进行了详细的对比，列表如下：

对比表

针对上述区别技术特征，审查员在审查意见中都认为是本领域常用的技术手段或本领域的常规选择。

但笔者仔细分析后发现本申请中所用的石墨碎屑的量与对比文件1的石墨粉颗粒的量差别很大，对比文件1为石墨粉颗粒9％～11％，本申请为0%～5%。可见，本申请的权利要求1中可以不含石墨碎屑，即使含有，其重量含量也明显低于对比文件1。

接下来，笔者对对比文件1中石墨粉颗粒的用量的选择依据进行了详细的分析，并得出添加石墨粉可明显降低挤压压力，提高产品的密度，并且9%的添加量是最小量。

进一步分析对比文件1给出的技术启示是“在制备石墨电极时，添加石墨粉可明显提高所制得的石墨电极的密度。从节约成本、同时保持产品具有较高的体积密度等方面综合考虑，其石墨粉的添加量为9％～11％”。

因此，笔者认为在这样的技术启示下本领域技术人员只会想到添加9％～11％的石墨粉以使所制得的石墨电极保持较高的体积密度，而不会想到降低石墨粉的含量甚至不含石墨粉以使所制得的石墨电极保持较高的体积密度。

为进一步说明该区别技术特征带来的效果，笔者结合说明书中记载的体积密度与对比文件1添加9%的石墨粉后产品的体积密度最进行了对比，说明本申请的体积密度明显高于对比文件1。

上面的论述，充分说明对比文件1中“对于降低石墨粉的含量甚至不含石墨粉以使所制得的石墨电极可以保持较高的体积密度”没有给出技术启示。

为了使申请人的意见陈述能够更有说服力，笔者接着针对其它区别技术特征分别论述了其带来的效果。

审查员接受了笔者的意见，发出了授予发明专利权的通知书。

三、体会

审查员给出的审查意见，由于种种原因，并不一定是十分准确的，对专利申请的技术方案的理解也可能不够全面。采用“特征对比”法能够让代理人和审查员一目了然地知晓本申请与对比文件的区别，也能够很容易地说清楚分歧所在，然后再针对每一项区别论述其带来的效果，表明对比文件不存在技术启示，完全有可能说服审查员的。

作为代理人，切不可盲目服从，一看到审查意见的强硬态度就惊慌失措，而应该认真分析，运用“特征对比”法是一个比较好的思路。