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2020年4月23日，美国联邦最高法院就Romag Fasteners Inc. v. Fossil Inc. et al.商标侵权一案（案号18-1233）作出终审判决。九名大法官作出一致裁决（unanimous decision），认为：
在商标侵权诉讼中，证明被告
故意侵害商标权，并非是法院判决被告支付侵权获利的前提条件。
裁判主旨原文为：
A plaintiff in a trademark infringement suit is not required to show that a defendant willfully infringed the plaintiff’s trademark as a precondition to a profits award.
本案之争点，非在侵权行为之证成，而是法律之适用。具体而言，依据《兰哈姆法》第35条[亦即《美国法典》第15编第1117条（a）款]，故意侵权是否为注册商标权利人主张被控侵权人因构成第43条（a）[即第1125条（a）款] 之情形而应支付侵权获利的前提条件？
被告方认为故意是判给侵权获利的要件。地区法院遵循了联邦第二巡回上诉法院的一在先判例，认为原告主张侵权获利需先证明被告的侵权行为是故意的。但本案中原告只能证明被告漠视了原告的商标权，尚不足以证明被告的侵权行为存有故意。
根据美国以往的司法实践，并非所有的巡回上诉法院均认同联邦第二巡回上诉法院的在先判例。亦即是说，故意是否为判给侵权获利的前置条件，在巡回法院之间存有争议。借由此案，联邦最高法院意欲将这一问题解释清楚。
说到解释，须先看法律文本为何。《兰哈姆法》第1117条（a）款规定如下（法条译文摘自《十二国商标法》第502页）：
对在专利商标局注册的商标的注册人权利的侵犯，或者依照本法第1125条（a）或（d）款
规定的侵权，或者依照本法第1125条（c）款规定的故意侵权，在依照本法提出的民事诉讼中确认后，原告有权，根据本法第1111和1114条的规定和衡平法原则，获得以下补偿
（1）被告的收益，
（2）原告遭受的损害，
（3）诉讼的成本。
依照美国联邦最高法院在释法时的一贯作风，针对某一条款咬文嚼字自属当然。比较阅读后可发现，该条中虽明确提及了故意侵权（willful violation），但此处的故意却关涉违反了第1125条（c）款（注：此款关于驰名商标淡化）之行为，而本案中原告的请求权基础并非淡化条款，而是依据了第1125条（a）款，该款规制的是虚假或误导性使用商标的行为。因此，此处提及的故意要件不可适用于本案。
进一步来看，侵权获利的判给还需满足第1111和1114条的规定。这两条中，第1111条规定注册商标权利人应当适当标注其注册商标的标记（如加®），否则在侵权诉讼中不能获得损害赔偿和利润所得；第1114条的规定较为繁杂，但具体也没有涉及故意要件。在阐释时，联邦最高法院尤其强调：
本院通常不会将法条中本不含有的词语解读到法条中去。在同一部制定法中，国会立法时在其他条款中加入了该词时，我们要加倍小心，以免在适用本条款时受到了其他条款的诱惑（也将该词汇解释进来）。
因此，仅从第1117条（a）款的文本出发来看，原告依据第1125条（a）款请求赔偿因被告侵权导致的利润损失，根本无需证明被告的侵权行为存在故意。
字面解释已证其理，体系解释亦可殊途同归。联邦最高法院放宽视野，干脆将《兰哈姆法》中关于主观状态的条文尽数析理。《兰哈姆法》中多处提及主观状态，且规定极为明确。第1117（b）款规定，被告明知（knowing）他人商标而有意地（intentionally）为某种侵权行为时，法院可裁决侵权获利或损害赔偿的三倍赔偿，并支付合理的律师费；第1117（c）款规定了针对特定的故意侵权，法定损害赔偿限额从20万美元提高到了200万美元；第1118条规定，如原告证明被告违反了第1125（a）款或故意违反了第1125（c）款，法院可责令销毁侵权物品。第1114条规定了某些非故意侵权人只受禁令的约束。《兰哈姆法》的有些条文，在涉及侵权救济之前，还明确规定责任成立中犯意（mens rea）的认定标准，比如第1125(d)(1)(A)(i)和(B)(i)款规定，只有当某人确有恶意且列举了9种相关因素来认定此种恶意，才能禁止该人的某些行为。以上举例足见《兰哈姆法》对主观状态的规定是相当慎重却又至为明确的。
回到本案，该适用中存在争点的第1117条（a）款中并无与本案相关的故意规定。这一缺失似乎最能说明问题，那就是，本条款在适用中根本无需考虑故意。
其实，从最开始的字面解释来看，无需考虑故意本就是法中之义，也不难解。那被告方是如何从第1117（a）条中幻化（conjure）出一个主观故意要件的呢？
上述解释，被告自然也心知肚明，于是把论点放到了第1117（a）条中提及的衡平原则(the principles of equity)上来。对此，最高法院又得解释一番。
被告方认为，根据以往的司法实践，一直以来，故意的证明都是判决收缴被告侵权获利的先决条件（故意要件）。故意要件早已确立且广泛认可，现如今已经上升为《兰哈姆法》内含的衡平原则。
对此，最高法院认为，如果认同被告的观点，无异于承认：在整个《兰哈姆法》其他涉及主观状态的地方均有明文规定，仅仅是在此条款中倾斜性地内含了主观故意要件。然而，这种解读明显是不正确的。法院从法律原则的定义、功能出发，认为很难从衡平原则中解释出商标法领域内的故意要件的。法律原则是法律的基础性真理、原理，或是为其他法律要素提供基础或本源的综合性原理或出发点。法律著作和最高法院的在先判例均认为法律原则涉及的都是跨实质内容的要素。国会似乎也不太可能用“衡平原则”来引导我们关注商标法关于利润救济这样的一个细小规则。
最高法院还指出，故意要件是否一直作为前置条件存在是不明确的（有点混乱）。《兰哈姆法》的前身——1905年商标法案中没有规定这一要件。被告在诉讼中引用的在先案件，其中也不乏认为故意要件并非判给侵权利润的前提条件的。原被告双方引用的在先案例都没有把这一问题说清楚。分析以往案例，最高法院认为，能够确定的是，主观故意与侵权获利的判给之间存在关联。被控侵权人的主观状态是考量侵权获利赔偿的裁决是否适当的一个重要因素。但是，承认此种关系并不等同于确定了主观状态的证明是损害赔偿的前置条件。
最后，被告方还借由法的政策进行抗辩，认为缩紧侵权利润判给的口子是为了制止那些没由头的侵权诉讼。而同样是基于法政策，原告认为，排除故意要件的适用在现代全球经济环境下可提升对商标法的尊重。法院认为或许双方的观点均有道理，但调和观点应交由政策制定者，而非法院。法院的职责在于解读和适用政策制定者已经颁布的法律，法院在此处的任务在于澄清法律。
基于以上，最高法院作出了终审判决，撤销上诉法院的判决，责令其依据本判决意见重新审理。
简评
本案中的争点，仅从法条文本来看，无疑是一个简单的法律问题，但依然上升到美国联邦最高法院，由其来作出确定的、统一的法律解释。实际上，这一看似简单的问题，在本案之前的几十年里，在联邦巡回法院之间也是标准混乱，各执一词，以至于选择法院（forum shopping）在商标诉讼中也常上演。在本案之前，只有联邦第三巡回上诉法院明确表示侵权获利的判赔无需证明被告的主观故意。因此，为了获得实实在在的赔偿（而非仅是一纸禁令），原告在明知自己无法证明被告的主观故意的情况下，往往就会选择在联邦第三巡回上诉法院的管辖范围内起诉。
虽然现在问题得以明确，但还是有必要回顾下既往的司法实践，如此，最高法院这一判决的意义之重大似乎才更为明显。
在1999年之前，依据传统惯例，大多数的巡回法院都要求原告证明被告的故意/恶意，以主张判赔被告的侵权获利。比如下列案件：
International Star Class Yacht Racing Ass’n v. Tommy Hilfiger, U.S.A., Inc., 80 F.3d 749, 753 (2d Cir. 1996)；
ALPO Petfoods, Inc. v. Ralston Purina Co., 913 F.2d 958, 968 (D.C. Cir. 1990)
在1999年，美国国会修订了《兰哈姆法》，在第35（a）条中增加了“or a willful violation under section 1125(c) of this title”（或者依照本法第1125条（c）款规定的故意侵权）的表述。如前所述，这一条关于商标淡化的救济，明确限定了是“故意侵权”，但对于一般类型的商标侵权，一直以来都没有加诸“故意”的限制，即 a violation under section 1125(a) or (d) of this title（依照本法第1125条（a）或（d）款规定的侵权）。
此次修改之后，有些巡回法院的态度发生了变化。第五巡回上诉法院在 Quick Technologies, Inc. v. Sage Group PLC, 313 F.3d 338 (5th Cir. 2002)一案中的解读是，1999年的修法表明，故意仅仅是依据《兰哈姆法》反淡化条款寻求金钱救济的前置要件。当然了，考虑到该院以往的司法实践、故意本身是个重要的考量因素以及第35（a）条平白直叙的语言，第五巡回上诉法院拒绝采用界限分明的规则（Bright-line rule）（即认为故意就是前置要件），而是采用了多要素分析法（factor-based approach），列出了6大要素，以衡量判赔侵权获利是否适当。6大要素包括但不限于：
（1）被告是否有意图混淆或欺骗；
（2）原告的销售是否发生转移；
（3）其他补救措施的充分性；
（4）原告在主张其权利时任何不合理的延迟；
（5）不可从非法行为中获利的规则，以及
（6）案件是否涉及仿冒。
部分巡回法院也采用了上述的多要素分析法，如下案件：
Banjo Buddies, Inc. v. Renosky, 399 F.3d 168 (3d Cir. 2005)
Synergistic Intern., LLC v. Korman, 470 F.3d 162 (4th Cir. 2006)
Powerhouse Marks, LLC v. Chi Hsin Impex, Inc., No. 04 Civ. 73923, 2006 U.S. Dist. LEXIS 4021 (E.D. Mich. Feb. 2, 2000)
但是，依然有其他的巡回法院，如本案中涉及的第二巡回法院，还有第七、第九巡回法院均没有对1999年的修法作出明确的回应，在具体的案件中，依然要求原告证明被告的故意状态，方能获得利润救济。
本案中原告Romag Fasteners, Inc. 与被告Fossil, Inc.之间有历经多年的官司。好在最终案件到了联邦最高法院，法律适用问题得以澄清。对于原告而言，此前被驳回的680万美元的侵权获利应该可以得到实现。
回顾以上，跳出本案的细节、历史来看，本案争点本不是多么高深的法律问题，但却闹到了联邦最高法院（当然我国也存在此类情况）。说开来一点，判例法制度有其弊端，至于衡平原则更是捉摸不定。判例法与制定法存在冲突，如何优先适用，在美国似乎还需要更多的探索。
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